Il marchio figurativo altrui è registrabile in lingua cinese

Caso Land Rover - 路虎

Dott.ssa Daniela Di Palma

La domanda di registrazione di un marchio italiano non può essere impedita dalla presenza di un marchio anteriore cinese, data la tutela geografica limitata allo Stato in cui è registrato, e la non confondibilità a livello visivo, fonetico e concettuale.

È questa la sintesi della decisione n.123/2014, pubblicata il 09.01.2015 dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), a conclusione della procedura di opposizione presentata da Jaguar Land Rover contro China Depend Limited per la registrazione, in Italia del marchio costituito da seguenti ideogrammi 路虎 già utilizzati in Cina dalla stessa Land Rover per identificarsi sul mercato.

A darne notizia è Andrea Ghirardelli (dello Studio Legale Trevisan & Cuonzo) in questa pagina: www.ipinitalia.com/marchi/il-marchio-altrui-e-registrabile-in-lingua-cinese/

La vicenda processuale ha avuto con una opposizione della Jaguar Land Rover con cui si contestava la registrazione di un marchio cinese la cui traduzione in Italiano era "strada" e "tigre" facendo rilevare che gli ideogrammi cinesi erano utilizzati in Cina proprio per identificare la Land Rover.

Secondo l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi però, non è dato ravvisare confusione tra i segni "Land Rover" e 路虎 né dal punto di vista visivo né dal punto di vista fonetico e concettuale.

Una decisione di portata innovativa che, come spiega Ghirardelli, di certo non è inquadrabile nell'ambito "del principio giurisprudenziale secondo cui le parole di uso comune in una lingua straniera possono essere validamente registrate come marchio se sia ragionevolmente possibile ritenere che tali espressioni non siano conosciute dai consumatori".

In sostanza il marchio "non è stato esaminato dall'UIBM in quanto parola (marchio denominativo), bensì in quanto figura (marchio figurativo)" conclude Girardelli ricordando che "la domanda di registrazione di un marchio italiano [...] non può certo essere impedita dalla presenza di un marchio anteriore cinese [...] data la loro tutela geografica limitata allo Stato in cui vengono registrati.

Dott.ssa Daniela Di Palma