Tutela del marchio: il caso Louboutin

Avv. Francesca Servadei - I giudici Europei, in riscontro alla controversia tra due case di moda (controversia questa portata sui banchi della Corte dell'Aya), con sentenza del 12 giugno 2018, procedimento C-163/16 hanno conferito completa tutela alla scarpa con la suola rossa di una nota casa di moda francese, Louboutin, asserendo che il marchio non può essere costituito solo dalla forma della scarpa, ma anche dal colore della suola.

Leggi anche Louboutin: la celebre suola rossa è esclusiva

Il contesto normativo dove si inquadra la fattispecie è l'articolo 2 della direttiva 2008/95 (rubricato SEGNI SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN MARCHIO DI IMPRESA), alla luce del quale "Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".

La sentenza prosegue citando l'articolo seguente il quale dispone che l'articolo 3 della direttiva medesima, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», così dispone:

«1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

e) i segni costituiti esclusivamente:

i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

I Giudici Europei evocano inoltre l'articolo 2.1 della convenzione del Benelux ove sono citati tutti quei segni particolari e peculiari riconducibili ad un manufatto, pertanto sono esclusi dall'essere registrati come marchi "la forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto o dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico".

La vicenda

La controversia ha origine quando la casa di moda francese ha adito in giudizio innanzi la Corte dell'Aia un'altra casa di moda per contraffazione del marchio, ottenendo una sentenza parzialmente di accoglimento.

Il Tribunale dell'Aia ha ritenuto, anzitutto, che, in considerazione della rappresentazione grafica e della descrizione del marchio controverso, il colore rosso sia inscindibilmente connesso alla suola di una scarpa, sicché questo marchio non potrebbe essere qualificato come un semplice marchio figurativo bidimensionale. Secondo il giudice del rinvio, tale valutazione non potrebbe essere inficiata dalla circostanza secondo cui la descrizione di detto marchio precisa che «il contorno della scarpa non fa parte del marchio». Tale precisazione confermerebbe, al contrario, detta valutazione, tanto più che, secondo questa descrizione, il contorno della scarpa, illustrato nella rappresentazione grafica del marchio controverso, avrebbe lo scopo di mettere in evidenza la posizione del marchio e non di ridurlo a un marchio bidimensionale.

Nel 2013 la Corte dell'Aja ordinava alla ditta di controparte di cessare la vendita di scarpe con suola rossa, asserendo che tale caratteristica, tipica del brand francese, non riveste solamente funzioni ornamentali; ciò ha indotto la ditta fiamminga ad impugnare la vicenda innanzi alla Corte Europea la quale ha asserito che la suola consiste nel marchio della casa di moda francese.

Tutela del marchio: Ue, non conta solo la forma

Alla luce della espressa vicenda il marchio non riguardava la specifica suola di scarpa con tacco alto, in quanto la descrizione del marchio oggetto di causa indicava in modo esplicito che il contorno della scarpa non era parte del marchio stesso e concludeva statuendo che "l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di tale disposizione".

AVV.FRANCESCA SERVADEI

STUDIO LEGALE SERVADEI

LARIANO (ROMA)

Mobile 3496052621

E.mail: francesca.servadei@libero.it