Avv. Giampaolo Morini - La disciplina vigente prevede la libera cedibilità sia per il brevetto, sia per la domanda di brevetto. Anche qui i trasferimenti per causa di morte seguono le regole ordinarie del diritto successorio. Gli atti traslativi tra vivi sono riconducibili a due modelli diversi che sono la cessione e la licenza.

La cessione del brevetto

Si ha cessione quando il titolare si spoglia del diritto in favore di altro soggetto; si ha licenza quando il titolare del brevetto conservando tale titolarità autorizza un terzo ad utilizzare l'invenzione brevettata. I contratti di cessione di licenza di brevetto sono contratti a forma libera. Di fatto, la loro complessità impone l'adozione di testi scritti. L'adozione della forma scritta, inoltre, è imposta dall'esigenza della trascrizione.

La trascrizione nel registro dei brevetti

Il sistema di trascrizioni, modellato secondo lo schema della trascrizioni immobiliari, si vale di un Registro di Brevetti, il quale, dopo le innovazioni introdotte dal DPR 30 giugno 1972 n. 540 è propriamente, una raccolta degli originali dei brevetti rilasciati. La cessione del brevetto si realizza tramite una vendita, una permuta, una donazione, nel conferimento in società, e, in genere, tramite qualunque contratto capace di produrre effetti traslativi. Trovano applicazione, di massima, le regole del tipo contrattuale adottato. Ai sensi dell'articolo 59 bis l. inv., il contratto di cessione di brevetto rimane fermo anche nel caso in cui il brevetto venga successivamente dichiarato nullo. La norma esclude, infatti, che la retroattività della sentenza di nullità pregiudichi i contratti aventi ad oggetto l'invenzione, che siano già stati eseguiti. Poiché l'effetto traslativo si realizza con lo scambio dei consensi, occorrerà quindi verificare, perché la norma trova implicazioni, se sia stato già pagato il prezzo. Non dovrebbe assumere rilievo, per contro, l'avvenuta o non avvenuta esecuzione degli obblighi accessori. Il giudice, tuttavia può tenuto conto delle circostanze, concederà l'acquirente un equo rimborso di quanto abbia già pagato in esecuzione del contratto. La legge non offre spunti per individuare quali possono essere le circostanze rilevanti, e non esiste ancora, sul punto, una qualche esperienza giurisprudenziale. Dovrebbe assumere rilievo il fatto che il cedente potesse o dovesse avere dei fondati sospetti sulla validità del brevetto. Dovrebbe assumere rilievo, anche, il tempo trascorso tra la cessione e la sentenza di nullità perché quanto più lungo è l'intervallo tanto maggiore è il godimento che comunque l'acquirente ha realizzato e di conseguenza tanto minore è la credibilità di un suo diritto al rimborso.

La licenza di brevetto

La licenza di brevetto di gran lunga il modello preferito per la circolazione, sia nazionale, sia transnazionale, delle tecnologie brevettate. La licenza è contratto atipico, la cui nota caratterizzante è il fatto che con essa il titolare del brevetto (licenziante), senza spogliarsi di tale titolarità, concede ad un terzo (licenziatario) il diritto di utilizzare l'invenzione brevettata. Concedendo una licenza, il titolare del brevetto incrina la pienezza del suo diritto di esclusiva. Questo sacrificio e giustificato anzitutto, dal corrispettivo che verserà il licenziatario; ma, anche, dal fatto che la licenza consente al titolare del brevetto di aumentare migliorare la diffusione del prodotto (o del servizio) brevettato, immettendo sul mercato, appunto, i prodotti del licenziatario. Al limite, la licenza può permettere l'accesso del prodotto o del servizio a settori di mercato che il titolare del brevetto non potrebbe raggiungere altrimenti. La licenza è quindi lo strumento di una strategia aziendale alternativa rispetto la crescita interna dell'azienda stessa, che potrebbe creare scompensi. Consente inoltre di evitare i costi, di superare le difficoltà di trasporto del prodotto. Tali funzioni come si vedrà risaltano particolarmente nel commercio internazionale. Essa crea però una situazione di concorrenza tra licenziante e licenziatario. Non è strano, pertanto, che i contratti cerchino di definire i rapporti tra le parti in modo da scongiurare gli effetti negativi di tale fatto; il diritto antitrust tende però a contrastare tali tentativi. La licenza di brevetto o di più brevetti si presenta spesso all'intero di accordi più complessi, come contratti di fornitura di beni strumentali, contratti di costruzione di impianti industriali, e simili. Soprattutto in questi casi, il contratto di licenza può imporre al licenziante degli obblighi di collaborazione (istruzione, preparazione, assistenza) il cui corretto adempimento è spesso essenziale perché il licenziatario possa davvero padroneggiare, e quindi sfruttare appieno, le tecnologia che ha acquistato. I contratti di licenza variano grandemente il loro contenuto, che, in assenza di prescrizione legislativa, è rimesso all'autonomia delle parti. Gli accordi di licenza sono spesso molto elaborati, e riguardanti brevetti, o brevetti e tecnologie non brevettate assieme. Sono a volte reciproci. Una delle clausole più incisive è la clausola di esclusiva. Con esse il licenziante si spoglia del potere di concedere altre licenze a terzi (anche da un punto di vista di localizzazione geografica), e di attuare egli stesso l' invenzione; mantiene quindi, rispetto all'invenzione, solo dei poteri assai limitati, oltre la legittimazione all'azione di contraffazione. Il corrispettivo è fissato in una somma a forfait, o, più frequentemente, in pagamenti periodici, il cui ammontare viene di solito determinato in termini di percentuale rispetto a diverse variabili. Corrispondentemente, al licenziatario è di solito imposto un obbligo di attuazione minima dell'invenzione. La durata è generalmente fissata convenzionalmente, e, in genere, coincide con la durata del brevetto. In assenza di previsione esplicita, riterrei che il termine di efficacia del brevetto valga anche come termine di durata della licenza. Possono prevedersi degli obblighi di comunicazione di know how, di dare licenza a successivi perfezionamenti, di dare informazioni, di fornire collaborazioni in vario senso. Tali obblighi spesso reciproci, fanno a volte parlare di una valenza associativa dei contratti di licenza. La licenza è opponibile ai terzi, e quindi delinea un diritto che sembra di natura reale. L'opponibilità ai terzi acquirenti del brevetto si vale del meccanismo della trascrizione, art. 66 n. l. inv.; l'opponibilità ai terzi contraffattori si vale del fatto che pur in assenza di norme ad hoc, la legittimazione del licenziatario all'azione è riconosciuto oggi senza incertezza. In questo, il sistema italiano adotta una regola non coincidente con quella adottata da altri sistemi, i quali riconoscono la legittimazione ad azione di contraffazione solo al licenziatario con esclusiva. Il problema della sorte nella licenza in caso di dichiarazione di nullità del brevetto è risolto dall'articolo 59 bis l. inv.. Il contratto di licenza è nullo, e quindi il licenziatario viene liberato da ogni obbligo di pagamento di canoni futuri. La nullità però non retroagisce, e quindi licenziante non è tenuto a restituire i canoni già percepiti. Tuttavia il giudice tenuto conto delle circostanze può attribuire al licenziatario un equo rimborso di quanto eventualmente già pagato. Qualunque altro problema dovrebbe esser risolto in base principi del diritto brevettuale; probabilmente possono utilizzarsi per analogia almeno alcune delle regole delle licenze obbligatorie. Sembra da evitare per contro, il richiamo, da alcuni proposto, a regole dettate per istituti lontani, come l'affitto e la locazione. Come si è visto, il contratto di licenza si propone normalmente di evitare la concorrenza tra le parti, creando delle ripartizioni geografiche del mercato. Esiste quindi per l'ordinamento che vieti intese restrittive della concorrenza ed abusi monopolistici, un serio problema di controllo di falsità del contratto, e delle sue clausole. Su questo punto l'esperienza giurisprudenziale italiana è molto limitata. Le liti in materia di licenze vengono normalmente affidate a giudizio arbitrale e i lodi rimangono di solito segreti. Ciò rende difficile la formazione di un orientamento giurisprudenziale, ed ostacola l'individuazione di possibili criteri del sindacato sulla validità delle clausole del contratto di licenza. È sicuro peraltro che contratti di licenza di brevetto possono costituire intese restrittive la libertà di concorrenza; e che la titolarità di uno o più brevetti per invenzioni (aggiunta da altri elementi fattuali) può integrare una posizione dominante suscettibile di dar vita ad abusi. Si pone quindi la necessità di valutare i contratti di licenza alla luce della normativa antitrust L. 10 ottobre 1990 n. 287.

La qualifica di illiceità dovrebbe riguardare, tra l'altro:

• la clausola con la quale il licenziatario si obbliga a non contestare la validità del brevetto;
• la clausola che prevede un obbligo di pagamento dei canoni anche per il periodo successivo alla scadenza del brevetto;
• le clausole che impongono al licenziatario i limiti quantitativi alla produzione;
• le clausole che prevedono un obbligo unilaterale dei licenziatari di mettere a disposizione del licenziante perfezionamenti che dovesse realizzare;
• le clausole che impongono al licenziatario l'accettazione di licenze indesiderate su altri brevetti o altre prestazioni non volute.

Il contenuto del diritto di esclusiva: brevetto di prodotto e brevetto di nuovo uso

Secondo l'art. 1 bis l. inv. , il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di "produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini" il prodotto; il brevetto di procedimento confersice il diritto esclusivo di "applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione". Si tratta di facoltà indipendenti e costituisce contraffazione il fatto di realizzare anche solo una di esse. Il brevetto di prodotto riserva al titolare il diritto di esclusiva di produrre, usare e commercializzare ma solo in riferimento all'uso che per esso è stato indicato nella domanda di brevetto e agli usi ad esso equivalenti. È escluso quindi (nonostante molti lo pensano), che il brevetto di prodotto abbia un'estensione assoluta, che copra tutti i possibili usi del prodotto, noti o non noti al titolare del brevetto, rivendicati o non rivendicati dalla domanda di brevetto. La regola indicata è imposta anzitutto dall'esistenza della cosiddetta invenzione di traslazione. Come si è detto, chi utilizza un trovato nuovo in un settore completamente diverso, ed in una funzione completamente diversa da quella originariamente proprie del trovato, ha realizzato una nuova invenzioni, detta invenzione di traslazione, è sicuramente brevettabile. Quest'ultima possibilità potrebbe rappresentare un punto di discussione nella trattativa sulla concessione di una eventuale licenza di brevetto. Il sogetto licenziante, infatti, potrebbe temere registrazione di brevetti per usi diversi da quelli dichiarati, trovandosi di fatto nella posizione di perdere futuri nuovi impieghi della macchina concessa in licenza capovolgendosi chiaramente la posizione contrattuale. Tale situazione può essere ovviata costituendo in capo al licenziante un diritto di prelazione sulla cessione del diritto di utilizzo del "nuovo" brevetto stabilendo da subito il relativo valore di scambio; tale diritto di prelazione scongiurerebbe, a mio parere, la nullità prevista per quelle clausole che prevedono un obbligo unilaterale dei licenziatari di mettere a disposizione del licenziante perfezionamenti che dovesse realizzare . La brevettabilità della traslazione dipende dal fatto che il nuovo uso sia o non equivalente all'uso già noto. Nel primo caso, la traslazione manca di originalità, e, quindi non è brevettabile, nel secondo, invece, la traslazione è originale, quindi brevettabile. L'ammissione della brevettabilità dell'invenzione di traslazione è logicamente incompatibile con l'idea che il brevetto di prodotto copra tutti possibili usi del prodotto stesso. Se, infatti, il brevetto di prodotto comprendesse davvero tutti gli usi del prodotto, anche l'uso pensato dall'autore della traslazione dovrebbe inevitabilmente rifluire all'interno degli usi riservati al titolare del primo brevetto e non avrebbe alcun senso la concessione di un brevetto all'autore della traslazione. La brevettabilità del nuovo uso del composto noto è ormai da tempo ammessa in tutti i sistemi brevettuali; nel nostro, essa era comunemente ammessa anche prima della riforma del 1979 ed è ora riferita dal nuovo testo dell'articolo 14 l.inv.. Anch'essa, come la brevettabilità della traslazione dipende dal fatto che il nuovo uso sia o non sia equivalente alll'uso noto (nel primo caso, manca l'originalità, e l'invenzione non è brevettabile; nel secondo, invece, c'è originalità ed il nuovo uso è brevettabile). Si comprende quindi che il brevetto di nuovo uso non è un tipo di brevetto diverso dal brevetto di prodotto. Brevetto di nuovo uso e brevetto di prodotto hanno identica struttura, in quanto entrambi coprono solo gli usi rivendicati. Chi ritiene che il brevetto di prodotto abbia estensione assoluta è costretto, invece, a pensare che il brevettodi nuovo uso sia un tipo di brevetto a se, un terzo tipo accanto ai due già noti; un terzo tipo, la cui struttura è inevitabilmente destinata a rimanere incerta e nebulosa. L'idea del brevetto di prodotto con quel prodotto solo in relazione all'uso rivendicato (ed agli usi ad esse equivalenti) trova conforto nella logica complessiva del sistema brevettuale. Essa infatti appare come la più ragionevole (anzi: l'unica ragionevole) dal punto di vista di individuazione degli interessi meritevoli di tutela. L'idea del brevetto di prodotto come brevetto ad estensione assoluta riserva al titolare del primo brevetto (attraverso l'idea che il brevetto di nuovo uso sia dipendente dal primo) anche il diritto di sfruttamento degli usi successivamente individuati da altri, e non equivalenti a quelli individuati dal primo inventore. Il primo inventore, quindi, viene ad avere una esclusiva su usi di cui non ha mai avuto idea; mentre il sistema brevettuale trova il suo difficile equilibrio tra concorrenza e monopolio solo in quanto curi che il diritto di esclusiva vada a chi ha realmente conseguito un risultato utile per la collettività. In conclusione il cosiddetto brevetto di prodotto ha sempre estensione limitata all'uso descritto e rivendicato, ed agli usi ad esso equivalenti. La regola sostanziale è identica, come si è visto, sia per i brevetti della meccanica, sia per i brevetti della chimica. L'esperienza dei due settori presenta però ben diverse probabilità di emersione del nuovo uso non equivalente all'uso noto di un prodotto noto. Tale probabilità è infatti assai bassa per la meccanica mentre piuttosto elevata per la chimica. Questo diverso assetto della realtà trova ingresso in diritto, giustificando un diverso trattamento processuale delle invenzioni di uso provenienti da settori dei confronti del nuovo uso (traslazione) di un prodotto della meccanica si può ritenere esistente una sorta di presunzioni di equivalenza all'uso noto (giustificata, in forza dell'articolo 2729 codice civile, dalla rarità della traslazione originale), di conseguenza, nel giudizio di contraffazioni eventualmente promosso dal titolare del primo brevetto sul prodotto contro titolare del brevetto sulla traslazione, il primo potrà valersi della presunzione e sarà il secondo a dover provare l'originalità della traslazione (cioè la non equivalenza della traslazione rispetto all'uso noto) questa regola presuntiva è il solo significato che può darsi alla formula " brevetti di prodotto ". Quest'ultima considerazione rappresenta pertanto una ulteriore garanzia per il licenziante di brevetti su strumenti meccanici. Appare quindi chiaro che alla concessione del diritto di esclusiva da parte della società titolare del brevetto, alla società qui interessata, rimane come autotutela alla società licenziante, unicamente il diritto di prelazione su nuove invenzioni ("derivate") brevettabili, stabilendo preventivamente patti condizioni e termini, anche di natura economica, al momento del rilascio del diritto di esclusiva. Da un punto di vista di estenzione geografica del diritto di esclusiva, bastera precisare tale limite nella concessione stessa. Non va sottaciuto, però, che detto diritto di eclusiva, non va intesa in assoluto, poichè, a seconda dell'uso, il soggetto titolare, potrebbe incorrere in illeciti.

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